企业品牌保护和风险防范之商标的规范性使用

　　典型的商标使用可以大体归纳为，第一，零售环节的商标使用，包括我们企业线上旗舰店使用商标，也包括线下面向企业客户及消费者使用商标;第二，宣传推广环节的商标使用;第三，渠道经销环节的商标使用，涉及到我们和经销商之间的授权许可，也包括经销商的使用。这些使用的场景都是我们需要留意关注的。如果使用不规范，我们企业都有可能被追究责任。

2.商标使用中的风险点

（1）侵权性使用

　　“商标”本质上是区分商品来源的标志，在实务操作过程中，我们会遇到企业实际使用但没有注册、或者没有拿下注册的“商标”。我们需要管理潜在的侵权风险，包括与他人注册商标近似、与他人商号冲突、宣传用语是他人注册商标、超出合理使用范围等等。对此，我们通常需要对实际使用情况进行梳理;明确我方商品的所属类别种类、及时申请注册商标、取得权利;遇到注册障碍时，充分分析对策与风险;必要时，及时调整商标使用方式，扩大与在先障碍的区别，降低侵权风险。

（2）违规性使用

　　常见的违规性使用，包括冒充注册商标、违反行业规定、违反商标法禁用条款等等。

　　“冒充注册商标”是指在华销售的商品上使用了注册标记“?”，然而相关商标并没有在中国、在这种商品上获准注册。常见的冒充注册商标包括，企业虽然注册了商标，但是“注册商标的核定使用商品”与“实际使用的商品”存在区别，甚至完全不同;已在国外注册商标，但是在中国国内并没有注册，在中国国内销售的商品上使用注册标记“?”等等。

　　“违反行业规定”，不仅仅是指行业规定需要以多大的字体标注商标，还包括商标法虽然并没有强制要求使用注册商标，但是行业特殊情况需要注册商标，或者使用中文注册商标的情形。

　　“违反商标法禁用条款”，则涉及前文提到的《商标法》第十条所规定的禁注禁用(不但禁止注册也使用)的情形，例如，使用的标志与国家名称相近，具有欺骗性，具有不良影响等等。如果企业使用这种商标，市场监督管理部门可以依职权进行查处。

（3）通用化使用

　　这种情形不但会发生在品牌特别知名市场占有率很高一家独大时，而且有一些是因为使用不规范导致品牌丧失特色的情形。

3.常见问题与认知难点

常见问题1：商标是否只有注册后才可使用？

　　商标的功能是区分商品服务来源，商标的价值本质上还是需通过“使用”体现。一般而言，法律并未禁止未注册商标的使用。但是我们需要留意，其一，排除必须申请注册和禁用的情形，比如前文提到的违反《商标法》第十条的情形、其他法律行政法规规定必须使用注册商标的情形;其二，使用未经注册的商标可能侵犯他人的在先权利，使用未获准注册的商标时，我们需要控制风险，避免侵犯他人的在先权利，而且他人的在先权利，不仅包括与他人已在先注册商标相同的商标，还包括与他人在先注册商标相近的商标，还有他人外观设计、著作权、企业字号、姓名等等。考虑到我们原则上仍然是商标注册制，建议使用前先办理商标注册手续，注册后再使用。

常见问题2：是否需严格按照注册商标的样式进行使用？

　　《商标法》有以下规定：

　　第二十四条 注册商标需要改变其标志的，应当重新提出注册申请。

　　第四十九条 商标注册人在使用注册商标的过程中，自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的，由地方工商行政管理部门责令限期改正;期满不改正的，由商标局撤销其注册商标。

　　结合法条规定，我们可以将行为类型整理归纳如下：

　　如果我们注册印刷体商标使用非印刷体，行话叫做“并没有改变商标的显著识别特征”，通常可以认为是一种合法使用;

　　如果我们对注册商标作局部或较轻微的改动，如改变商标文字部分的字体，或在不改变图形主体的前提下对图形部分作某些变动或增减等，我们仍然打上了注册标记?，会涉及“自行改变注册商标”;

　　如果我们对注册商标的主体部分(包括文字和图形)进行大的或根本性的改变，该商标可视为一个新的商标，如果我们仍然打上了注册标记?，此时会涉及“冒充注册商标”。

　　总结经验教训，我们建议：其一，实际使用的商标应当与商标注册证上的商标图样尽可能保持一致，在使用商标的过程中应避免自行改变注册商标，包括改变该商标的文字、图形、字母、数字、立体形状、颜色组合等，避免实际使用的标志与原注册商标的主要部分和显著特征发生变化;其二，原则上，基于实际使用申请注册商标;其三，如需改动注册商标，最好重新申请注册商标;其四，如果一定要使用改动后的商标，建议使用中不加注册标记?。

常见问题3：是否只能在核定商品上使用注册标记？

　　《商标法》有以下规定：

　　第二十三条 注册商标需要在核定使用范围之外的商品上取得商标专用权的，应当另行提出注册申请。

　　第五十二条 将未注册商标冒充注册商标使用的，或者使用未注册商标违反本法第十条规定的，由地方工商行政管理部门予以制止，限期改正，并可以予以通报，违法经营额五万元以上的，可以处违法经营额百分之二十以下的罚款，没有违法经营额或者违法经营额不足五万元的，可以处一万元以下的罚款。

　　第五十六条 注册商标的专用权，以核准注册的商标和核定使用的商品为限。

　　对于商标而言，标志和商品缺一不可。刚才提到的根本改变注册商标，会涉嫌“冒充注册商标”，超出“核定使用商品”范围，仍然标注注册标记®，也会涉嫌“冒充注册商标”。之所以说“涉嫌”是因为“核定使用商品”与“实际使用商品”的判断也很难一概而论，有的“核定使用商品”与“实际使用商品”属于上位概念与下位概念，比如“服装”与“内衣”;有的“核定使用商品”与“实际使用商品”则看似相近、实则截然有别，例如“液压机”与“液压泵”。总而言之，如需在核定使用范围之外的商品上使用注册商标，应避免使用注册标记或宣称是注册商标;提交商标申请时，充分考虑实际使用的商品和服务;如果可以，在相关商品上补充注册一件商标。

常见问题4：商品上已经使用我公司知名的主打商标，是否还有侵权风险？

　　是否构成商标侵权需要综合考虑。作为较为典型的案件，“西安卫尔康安市场营销服务有限公司诉西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司侵害商标权纠纷”可供参考。

　　稠酒是陕西省的一种特产。宋朝初年的古籍《清异录》记载“旧闻李太白好饮玉浮梁”。据说“玉浮梁”指的是就是稠酒。一方面，某人在第33类“酒(饮料)”相关商品上申请并成功注册了“玉浮梁”商标，并授权名为“西安卫尔康安市场营销服务有限公司”的企业使用。另一方面，在西安餐饮行业颇具规模的“西安饮食股份有限公司”在其产品包装上使用知名度较高的“西安饭庄”标志和“玉浮梁”商标。“西安卫尔康安市场营销服务有限公司”起诉“西安饮食股份有限公司、西安大业食品有限公司”商标侵权，一审认定“不侵权”，二审认定“侵权”，最高法再审认定侵权成立。最高法在判决中写道“将知名度较高的‘西安饭庄’标识与他人注册的‘玉浮梁’商标联合使用，会割裂商标权人利用商标建立的其与商品或者服务之间的联系，使得涉案商标失去其应有的识别功能，损害商标权人的利益”[8]。

　　对于企业而言，除了已有的、已注册的主打商标，我们可能会在产品上同时其他标志，我们使用了自己的主打商标，我们并没有没有攀附他人品牌的恶意，但是不能理所当然地认为我们不侵权。

常见问题5：授权他人使用商标有哪些注意事项

　　商标的价值本质在于使用，许可是品牌营利的一种重要方式。在授权他人使用时，我们需要尤其注意，其一，明确许可的范围，例如，不能超出注册商标核定使用商品的范围、不能改变商标的图样、被许可人不能再许可、使用不能超出特定地域范围等等;其二，作为商标许可人需要监督产品质量;其三，作为被许可人，鉴于许可未经备案不得对抗善意第三人，我们需要考虑督促商标权人办理许可备案，避免商标转让等带来损失。

　　我们建议商标许可合同包括以下条款：

　　注册商标的标样及其注册号

　　许可使用的产品或服务的范围，其不得超出核准注册的范围

　　许可合同的期限，其不得超出核准注册的届满日

　　该商标标识的提供方式，比如，由被许可方根据公司提供的样张自行印制

　　对被许可人使用该注册商标的产品或服务质量的监督方式;被许可方一旦发生继续使用被许可商标将有害或有损于公司的情形时，被许可方必须立即在其产品和服务上停止使用被许可商标，具体标准根据具体合同内容决定

　　被许可人必须在使用该商标的产品或服务上标明被许可人名称(产品有产地的还须加上产地信息)

　　许可合同到期后，包括因原注册商标届满到期的，如需继续许可，须另行签订许可合同

常见问题6：技术品牌商标的通用化

　　一些特定的技术成果对外体现为特定技术名称，经过长期的使用和宣传，已经使得消费者产生了品牌上的认知，此时的特定技术名称事实上发挥了品牌的作用，因而被称为技术品牌。在一些行业中，消费者对于技术先进性的认可度比较高，这些行业内的企业尤其需要以技术为品牌支点，通过技术提升品牌价值进而提升企业的综合竞争力。此时，与产品品牌类似，技术品牌也可以直接使用在产品上，以显示产品具有该项技术。

　　在实务操作中，技术品牌商标存在通用化现象。例如，“优盘”存在退化成USB闪存盘的通用名词的风险。在法律层面，技术品牌存在因通用化而被撤销，尤其是被竞争对手申请撤销的风险。

　　为了避免技术品牌商标通用化，我们需要留意规范商标使用方式，明确区分商标与商品名称，例如明示使用商标的商品的通用名称，例如商标权人在使用中区分“暖宝宝”与“发热贴”;通过媒体宣传强化商标显著性，例如“JEEP”品牌汽车在广告中打出“不是所有的吉普都叫Jeep”的标语;积极行使字典订正权(如果商标被收入字典中，而并没有特别标注这是商标或者打上注册标记，那么该商标就容易被读者认为是商品的通用名称，久而久之商标显著性将退化，对此，商标注册人可以主动联系字典要求修改词条);对于他人申请或注册的包含自身知名商标的商标，商标权人应积极提出商标异议申请或商标无效申请，尽力维护商标品牌的显著性。

　　此外，在实务中，还存在不少认知难点，例如，我们的商标是“独创的”，并非恶意摹仿他人，是否就可以放心使用呢?商标与著作权不同，仅仅是独创、没有恶意是不排除侵权风险的。例如，我们的logo既有图形又有文字，整体外观和在先注册商标是不同的，是否可以放心使用呢?是否构成商标侵权、是否构成相同类似商品上的近似商标，需要专业综合判断，外观存在差异，仍然有可能构成侵权。再比如说，我们经营的品牌是国外品牌，已经取得国外企业授权，我们在中国是否可以放心销售呢?品牌可以跨越地域，但是商标存在“地域性”，实务中，我们需要留意该国外企业是否在中国在相关商品上注册了商标，如果外国企业并没有在华注册，我们就需要充分重视潜在的侵权风险，关注其他企业在中国在相同以及类似的商品上是否拥有相同或者近似的商标。

　　综上所述，为了控制风险，我们建议尽量事先审核产品包装、宣传用语与材料;提早布局商标注册申请;注意产品与品牌标样与商标注册内容的一致性;慎重使用注册标记®。

注释：

　　[8]参见最高人民法院(2019)最高法民申3064号民事裁定书。